Yargıtay’a Göre Kötü Niyetin İspatı Mümkün Mü?

Yakın zamanda Yargıtay’ın denetiminden geçen Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen bir davada, davacının aynı zamanda ticaret unvanının kök unsuru olan tanınmış markasının birebir aynısı olan bir markaya karşı açılmış olan hükümsüzlük davasının tümden kabulüne karar verilmiştir.

Söz konusu kararda davacının, uyuşmazlık konusu markadan önce Türkiye’de olmasa da Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde aynı sınıfta yer alan marka tescili ve davacının markasının yüksek yırt ediciliği göz önüne alındığında, davalının aynı markayı tesadüfen yaratma ihtimalinin olmadığına değinilmiştir. Bunun da ötesinde davalının sadece dava konusu tanınmış markanın aynısını değil, aynı zamanda Türkiye’de tanınmış olan veya tanınma potansiyeli olan başka markaları da kendi adına tescil ettirmiş olması da onun kötü niyetinin bir kanıtı olarak kabul edilmiştir. Bu sebeplerle yerel Mahkeme davalının, davacıya ait markanın tanınmışlığından haksız fayda sağlama kastının olduğuna ve bu nedenle de kötü niyetli olduğuna karar vermiştir. Sonuç olarak yerel Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmü gereğince sanığın kötü niyetli davranışının korunmaması gerektiğine karar vermiştir.

Davalı tarafından yerel Mahkemenin kararının Bölge Adliye Mahkemesi önüne getirilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da istinaf talebinin reddedilmesinin ardından davalı, temyiz başvurusunda bulunmuştur. Temyiz başvurusunun incelenmesi neticesinde Mayıs 2022’de Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin istinaf talebinin reddine karar veren kararını bozmuştur. Yargıtay, kararında bozma gerekçesi olarak;

• Davacı tarafından markasının tanınmışlığına ilişkin sunulan delillerin, uyuşmazlık konusumarkanın tescil tarihinden sonraki tarihlere ilişkin olduğundan ve uyuşmazlık konusu markanın tescil tarihinde davacı markasının tanınmış olduğuna ilişkin belge sunmadığından bahisle davacının tanınmışlık iddiasını kanıtlayamadığını,
• Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin yerleşik içtihatları uyarınca benzer markaların tescilinin talep edilmesinin kötü niyetin kanıtı olmadığını,
• Ülkesellik ilkesi gereğince yurtdışında yapılmış olan tescillere benzer birden fazla marka tescil başvurusunda bulunmanın da kötü niyet oluşturmayacağını belirtmiştir.

Söz konusu karar ile, karara konu olaya uygulanan 556 sayılı KHK’nın 35. maddesinde düzenlenen kötü niyetin1, Yargıtay tarafından oldukça dar bir şekilde yorumlandığı görülmektedir. Markaların benzerliği veya ayniyetinin tek başına doğrudan kötü niyetin kanıtı olmadığı, bu hususun ek delillerle desteklenmesi gerektiği Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarında2 da görülmektedir. ABAD’ın dikkate aldığı bazı ölçütlerden birincisinin, taraf markalarının aynı ya da karıştırılacak derecede benzer olması, ikincisinin, marka sahibinin önceki markanın kullanımından haberdar olması ve üçüncünün ise, sübjektif şart olarak bahsedebileceğimiz marka sahibinin dürüstlüğe aykırı niyeti olduğu ortaya konmaktadır3. Sübjektif şartlar bakımından ise markasal kullanım amacı olmaksızın markayı tescil ettirmek, üçüncü kişilerin ticaretini haksız olarak engelleme niyeti, kullanım ispatı külfetini bertaraf etmek için tekrar eden başvurular yapma, marka sahibinin geçmiş eylemleri ya da kötü niyetli eylemlerinin tekrarlayan niteliği, marka sahiplerinin önceye dayanan iş ilişkisi, olayların tarihsel akışı, marka tescilinin arkasında yatan ticari mantık ya da mantıksızlık, marka ticareti için ticari çözüm teklifleri, satış teklifi ve free-riding olarak bahsettiğimiz haksız yararlanma amacı gibi durumlarda, ABAD’ın verdiği önceki kararlar ışığında, genellikle kötü niyete hükmedilebileceği görülmektedir4. Ülkemizde de sadece markaların benzer olmasının kötüniyetin ispatlandığı anlamına gelmediği ancak bu unsurla birlikte sayılan sübjektif unsurlardan birinin varlığı halinde kötü niyete hükmedilen pek çok karar bulunmaktadır.

Somut olayda da davalı ayırt edici ve tanınmış bir yaratım markasını aynen taklit etmekle kalmamış, aynı zamanda dava dışı şirketlerin de markalarını taklit etmek suretiyle başvurulara konu etmiştir. Yurtdışında tescilli ve/veya tanınmış bir marka ile aynı marka başvurusunda bulunulmasının tesadüf olamayacağı ve başvuru sahibinin iyi niyetli sayılamayacağı Yargıtay’ın da birçok kararında kabul edilmektedir. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2014/15654 Esas, 2015/1254 Karar sayılı kararında “kobi niteliğinde işletmenin 28 adet markanın tamamını kullanacağı gerekçesiyle tescil ettirmiş olması mümkün olmadığı gibi, bu tescillerin bir çoğunun sektörde dünyaca ünlü … gibi markaların logolarının benzerleri olmasının da davalının kötüniyetini ortaya koyduğu…”; yine 2021/2276 Esas, 2022/6374 Karar ve 27.09.2022 tarihli kararında Bölge Adliye Mahkemesince yapılan “kötüniyetli tescil nedenine dayalı hükümsüzlük yönünden ise, davalı adına 38/41/43. sınıfta tescilli 44 adet farklı marka kaydı bulunduğu, marka tescilinin davacı alan adı tescili ve gazete haberinden hemen sonra yapıldığı, davalı adına 38/41. sınıflarda farklı farklı birçok marka tescil ettirildiği ve davalının markaların tescil edildiği sınıflarda kullanıldığına yönelik delil sunulmadığından davalının markayı yedekleyerek başkalarının tescil ve kullanımına engel olmak amacıyla, kötüniyetle tescil ettirdiği” değerlendirmelerinin yerinde olduğu belirtilmekle onanması gerektiğine karar verilmiştir.

Görüldüğü üzere başvuru sahiplerinin tanınmış markaların aynıları/benzerlerini tescil ettirmek suretiyle portföy oluşturmak şeklinde nitelendirilebilecek davranışları Yargıtay’ın güncel kararlarında dahi kötü niyetli sayılmaktadır. Diğer yandan, davacının markasının ayırt edici bir yaratım markası olduğu ve her ne kadar Yargıtay tarafından başvuru tarihinde tanınmış olduğunun ispatlanamadığı belirtmişse de, tanınmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, benzeri durumlarda başvuru yapılmasının da kötü niyetli sayıldığı Yargıtay kararları mevcuttur.

Gerçekten Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayılı kararı son derece dikkat çekicidir. Söz konusu kararda “… Öncelikle, davalı eyleminin kötü niyetli marka tescili oluşturup oluşturmadığı hususu irdelenmelidir. Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı taraf markasını 25. sınıf giysiler için 1995 yılında menşe ülke Fransa'da tescil ettirdikten sonra, davalının marka başvurusu yaptığı 18.10.2001 tarihine kadar geçen süre içerisinde de, markasını 31.01.1997 tarihinde WIPO nezdinde tescil ettirdiği ve İtalya, İspanya, Portekiz gibi moda sektöründe son derece önemli ülkelerde tescil ve yatırım yoluyla kullandığı, herhangi bir anlam içermeyen fantezi bir ibareden oluşan markanın benzerinin haklı bir sebep olmaksızın aynı sektörde faaliyet gösteren davalı tarafından tescil ettirilmesinin ise davacı markasından yararlanma amacını taşıması nedeniyle kötü niyetli tescil olarak kabulü gerekeceği” tespitlerine yer verilmektedir. Böylece bu karar ile ayırt edici bir yaratım markasının, karardaki deyişle fantezi bir ibarenin, benzeri için aynı sektörde faaliyet gösteren bir şahıs/şirket tarafından başvuruda bulunulmasının tesadüf olamayacağı ve iyi niyet, dürüstlük kuralları çerçevesinde değerlendirilemeyeceği ortaya konmuştur.

Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleşen5 Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nin bir kararında “Bölge Adliye Mahkemesi’nce; davalının başvurusunun konusu “KEPSE ALŞHALAN” ibaresi ile davacının “AL-SHALAN” markasının kapsamlarının farklı olduğu, ancak taraf markaları arasında görsel ve bıraktıkları genel intiba bakımından benzerlik bulunduğu, davalının başvurusuna konu, Türkiye’de kullanılmayan, anlamı bilinmeyen ve fantezi bir sözcükten ibaret ibarenin birebir aynısının, Antakya/Hatay’da ikamet eden ve davacı ile aynı sektörde faaliyet gösteren davalı yanca benzer sınıflarda ve davalının yurt dışı tescillerindeki aynı tür sınıflarda başvurusunun yapılmasının kötü niyetli olduğu, her ne kadar ilk derece mahkemesince, davacı markalarının Türkiye’de satışının olup olmadığı ve tanınmış bulunup bulunmadığı, 556 sayılı KHK’nın 8/4, 8/3 ve 8/5. maddelerindeki koşullarının davacı yararına oluşup oluşmadığı irdelenmiş ise de, esasen CTM ile AB ülkelerinin tamamında tescilli bulunan ve özgün bir kelimeden oluşan davacı markasının, aynı sektörde faaliyet gösteren davalılarca bilinmediğinin savunulmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı, davalıların kötüniyetli başvurusunun tescil edilmesinin mümkün olmadığı bu durumda davacı markalarının Türkiye’de satılıp satılmadığının veya tanınmış olup olmadığının bir öneminin de bulunmadığı, kötüniyetin yargılamanın her aşamasında mahkemece re’sen nazara alınacağı” değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Somut olayda ise Yargıtay, tüm bu kararlarının aksine aynen “… Dairemizin yerleşik uygulamaları doğrultusunda bir markanın aynısını ya da benzerinin marka olarak tescil ettirilmesi tek başına kötüniyetli başvuru olarak değerlendirilemeyeceği gibi marka hukukunun ülkeselliği ilkesi nedeniyle birden fazla yabancı markanın benzeriyle ilgili marka başvurusunda bulunulması ve tescil ettirilmesi tek başına kötüniyetli marka tescili anlamına gelmez…” şeklinde tartışmaya ve eleştiriye açık değerlendirmelerine yer vermiştir. Somut olayda, dava konusu marka, davacının tanınmış markalarının aynısı ve başvuru sahibinin Türkiye’de iyi bilinen veya tanınma potansiyeli olan üçüncü kişilere ait markaları ile aynı olan başka markaların da sahibi olmakla birlikte davacının markası ve başvurucunun taklit ettiği markalar özgün ve ayırt edici olup, yaygın olarak kullanılan ibareler olarak değerlendirilemeyecek niteliktedir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, yerel Mahkemenin ve Bölge Adliye Mahkemesinin değerlendirmelerinin Yargıtay tarafından haklı bulunması gerekirken, Yargıtay’ın aksi kararı beklenmedik ve önceki kararları ile çelişen nitelikte bir karar olmuştur. Yargıtay’ın bu karardaki değerlendirmeleri, bir başvuru sahibinin diğer tanınmış markalar – daha net ifade etmek gerekirse, farklı kişilere ait birden fazla marka – için başvuruda bulunmasının veya bunları kopyalamasının, kötü niyet iddiasının değerlendirilmesinde bir etkisinin olmayacağı anlamına gelecektir. Zira markaların benzerliğinin veya ayniyetinin tek başına başvuru sahibinin kötü niyeti anlamına gelmeyeceğini söylemek kabul edilebilir ve anlaşılır olmakla birlikte, bir başvuru sahibinin farklı sahiplere ait çok sayıda tanınmış markayı taklit eden başvurusunun olmasını, kötü niyetinin ispatı için yeterli olmadığını söylemek mümkün olmamalıdır.

Bu çerçevede, bilindiği üzere Yargıtay’ın temyiz incelemesi hukukilik incelemesi ile sınırlı olup, 556 sayılı KHK’nın 8/1, 8/4 ve 35. maddelerinde sayılan şartların somut olayda bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi kanunen Yargıtay’a verilen yetkinin dışında bir değerlendirmedir. Gerçekten temyiz incelemesinde, alt derece mahkemesinin uyuşmazlık hakkında verdiği kararın sadece hukuka uygunluk denetimi yapılır; yeniden bir inceleme yapılarak karar verilmez6. Kanun yolu denetiminde dava değil, dava sonucunda verilen karar (ve karar verilirken yapılan yargılama ve uygulanan hukuk) esas alınmaktadır. Bu sebeple kanun yolunda ilk derecenin yerine geçerek adeta bir davayı inceler gibi inceleme değil, kanun yolu aşamasına göre (istinaf, temyiz) yapılması gereken denetim ve buna göre bir karar verilmesiyle yetinilmelidir7.

Yargıtay, incelemesini hukuka uygunluk bakımından yapar. Maddi vakıalara, yargılama kurallarının yanlış uygulanması dışında delil değerlendirmesine, alt derece mahkemesinin takdir hakkı, vb. hususlara ilişkin inceleme yapamaz. Ayrıca kanunda belirtilenler dışında Yargıtay’ın onama ve bozma kararı dışında, alt derece mahkemelerinin yerine geçerek ya da o anlama gelecek bir karar vermesi de mümkün değildir8. Yargıtay’ın yapabileceği tek şey yanlış buluyorsa hükmü bozmak ve dosyayı tekrar incelemesi için alt derece mahkemesine göndermektir9. Oysaki somut olayda Yargıtay ilk derece mahkemesi yerine geçerek 556 sayılı KHK’nın 8/1, 8/4 ve 35. maddelerinde sayılan şartlardan birinin ilgili olayda bulunup bulunmadığını incelemiş ve adeta bir ilk derece Mahkemesi gibi hüküm kurmuştur. Hal böyle olunca, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararında direnmesi gerekirken Yargıtay’ın kararı ile bağlı kalmış ve Yargıtay’ın işbu kararına uyma mecburiyeti hissetmiştir.

Yargıtay’ın bu çerçevede bir incelemeye girişmesi, istinaf başvurusu yapılması halinde ilk derece mahkemelerinin kararlarının yerindelik ve hukukilik denetimini yapmaya, maddi vakıaları ve delilleri tekrar inceleyerek yeni bir karar tesis etmeye yetkili olan Bölge Adliye Mahkemelerinin yetki ve görevini ortadan kaldırdığı ya da etkisiz hale getirdiği değerlendirmesi uygulayıcılar arasında da hakim görüştedir10. Şayet hukukilik denetimi, işin esasının da incelenmesi olarak algılanacaksa, bir diğer deyişle, Yargıtay tarafından hukukilik denetimi kapsamında vakıalara da odaklanılacaksa ve Yargıtay esasa ilişkin hatalı bir karar verildiği düşüncesindeyse, kanaatimizce bu durumda yapılması gereken, alt derece mahkemelerinin hangi hukuk kuralını ne şekilde yanlış uyguladığını ve aslında ne şekilde uygulanması gerektiğini belli bir ölçüde ortaya koyan ve hakimin takdir yetkisini ortadan kaldırmayan şekilde bozma kararları verilmesidir11.

Gelinen noktada, Yargıtay’ın bu hatalı bakış açısının benzer davalar için emsal haline gelmemesini umut ediyoruz. Gerçekten de gerek 556 sayılı KHK madde 35 ve SMK madde 6/9’da vücut bulan kötü niyete dayalı nispi hükümsüzlük sebebinin, gerekse de Yargıtay’ın denetim yetkisinin tatbiki noktasında Yargıtay’ın bahse konu kararının yerleşik içtihat haline gelmemesinin Kanunların özüne uygunluğu bakımından önem arz ettiği kanaatindeyiz. Yargıtay’ın işbu kararının yerleşik uygulama halini alması durumunda, kötü niyetli tescillerin önünün açılması, bunun bir sonucu olarak haksız yararlanma, tanınmış ve/veya ayırt edici markaların sulanması gibi durumlar ortaya çıkabilecektir, ki esasen bu durum, SMK madde 6/9 ile mülga 556 sayılı KHK madde 35’in düzenlenme amacına aykırılık teşkil etmektedir. Yine Yargıtay’ın işbu kararının yerleşik uygulama haline gelmesi durumunda, bir markanın kötüniyetli sayılabilmesi için aranabilecek kriterler belirsiz hale gelecek ve kanunun tatbiki askıda kalacaktır. Tüm bunlara ilaveten, bu karar Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri arasında yetki ve denetim kapsamı farklarını belirsiz hale getirmekte ve yine kanunların özüne aykırılık ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu sebeplerle, söz konusu kararın marka hukukunun temel prensiplerine aykırı olması sebebiyle, tekrarlanmayacak bir içtihat olmasını diliyoruz.

Fikri Gündem AIPPI Türkiye Bülteni bu içeriği 21.07.2023 tarihinde yayınlamıştır.

Tagged with: Gün + Partners, Güldeniz Doğan Alkan, Cansu Evren, Intellectual Property, IP