Markaları Değiştirerek Kullanmak Mümkün Mü?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("Kanun"), (i) tescilinden itibaren beş yıl içinde ciddi kullanımı olmayan veya (ii) kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verileceğini düzenlemektedir. Bu hükmün uygulanabilmesi için, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili kullanımının olmaması ve marka sahibinin markayı kullanmamak için haklı bir nedeninin bulunmaması gerekmektedir.

Söz konusu beş yıllık sürenin ardından marka sahibinin, markasını ilgili mal ve hizmetler bakımından kullandığını somut ve objektif kanıtlar sunarak ispat etmesi gerekebilir.

Esas olarak bir marka tescil edildiği gibi kullanılmalıdır. Ancak Kanun'un 9(2) maddesi, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla kullanılmasını da "kullanım" olarak kabul etmektedir.

Kanun koyucu, markanın farklı unsurlarla birlikte kullanılmasına izin vererek, markaların değişikliklere ayak uydurabilmelerini sağlamaktadır. Bu imkan, markaların dinamik ticaret ortamında büyürken marka bütünlüğünü koruyabilmelerini sağlamaları açısından marka hukukunun öneminin altını çizmektedir. Bununla birlikte, marka ile farklı bir unsurun kullanılmasının kapsamı, yaygın ticari uygulamalarla sınırlı olmalıdır.

Markanın ayırt edici karakterinin korunarak kullanılması kriterine de değinmek önemlidir. Bir markanın temel ve ayırt edici unsurunun korunması, tüketicilerin markayı ve ilişkili olduğu şirket veya kişiyi kolayca anlamasını sağlamaktadır. Burada, farklı markalar farklı tüketici gruplarına hitap ettiğinden, ayırt edicilik değerlendirmesinin her markaya özgü yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdaki örnekler, Kanun'da tanımlanan sınırlar dahilinde, farklı unsurlar içeren "marka kullanımını" göstermektedir:

Kelime markalarında:

• Noktalama işaretleri ekleme/çıkarma

Alçıpan → Alçıpan!

• Yazı tipini değiştirme

Ip-tech → Ip-tech

• İki kelime olarak tescil edilen markalarda sadece esas unsuru kullanma

Super NaNa → NaNa

• İki kelimenin birleşimi olarak tescil edilen markalarda kelimeleri ayırma

BabyCool → Baby Cool

• Bağlaç veya ön ek ekleme/çıkarma

Viventy by Bernd Berger → Viventy Bernd Berger

• Mal veya hizmeti tanımlayıcı ifade ekleme

Four Seasons → Four Seasons Hotel

• Marka sahibine ait birden fazla markayı eşzamanlı kullanma (Çatı marka veya alt markanın birlikte kullanımı)

Galaxy E7 → Samsung Galaxy E7

• Tescilli bir markanın serisi izlenimi yaratacak eklemelerle birlikte kullanma

AINHOA → AINHOA SPA WORLD[1]

• Baskın olmayan yardımcı kelime unsurlarını ekleyerek kullanma

COLORIS →COLORIS Global Coloring Concept[2]

Şekil markalarında

• Markayı farklı bir renk tonunda kullanma
• Şekil markasına kelime unsuru ekleyerek kullanma

Ancak, bir markanın şekil unsurunu oluşturan kelimenin kullanılması, markanın ayırt edici karakterini değiştireceği için Kanun'un 9(2) maddesi kapsamında değerlendirilemez.

Bu bağlamda, bir markanın tescil edildiği şekliyle kullanılması esas olmakla birlikte, markanın kelime veya şekil unsurlarında küçük değişiklikler yapılarak kullanılması markanın kullanılmadığı anlamına gelmeyecektir. Bu küçük değişikliklerde dikkat edilmesi gereken önemli husus, markanın tüketiciler üzerindeki genel izleniminin korunmasıdır. Bu izlenimi etkileyecek ve tüketici tarafından marka ile kolayca ilişkilendirilemeyecek değişiklikler, markanın kullanımı olarak kabul edilmeyecek ve markanın risk altında olduğu durumlarda kullanım ispatına konu olmayacaktır.

[1] Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-426/13 sayılı Kararı

[2] Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-353/07 sayılı Kararı

* Bu yazının görseller içeren orijinal versiyonuna bu link aracılığıyla erişebilirsiniz.