Türk Marka Hukuku’nda Müktesep Hak Kavramı ve Uygulamasına Bir Eleştiri

Türk Marka Hukukunda müktesep hak uygulaması Yargıtayımızın içtihatları ile belirlediği ilkeler çerçevesinde şekillenmiştir. Müktesep hak ilkesi gereğince, bazı istisnai durum ve koşullarda bir işletmeye ait önceki marka, bu işletmenin daha sonraki marka başvuruları için kazanılmış hak teşkil eder. Yargıtay içtihatları çerçevesinde müktesep hak ilkesinin uygulanması için önceki tarihli marka ile sonraki tarihli markaların benzer olması, markaların kapsadıkları mal/hizmet sınıflarının aynı olması ve önceki tarihli markanın çekişme konusu olmaktan çıkmış olması ilkelerinin kümülatif olarak sağlanmış olması gerekmektedir. Bu ilkeler oldukça yerinde olup uygulamada da kolayca benimsenmiştir. Ancak bu ilkelerin ihtilaf konusu somut olaydaki şartlar irdelenmeden ve özellikle markalar arasındaki karıştırılma ihtimali üzerinde yeterince durulmadan katı bir şekilde uygulanması, uygulamada önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu makalemizde bir markanın marka sahibi lehine müktesep hak teşkil edip etmediği hususunun somut olayın şartları göz önünde tutularak markaların karıştırılıp karıştırılmadıklarının derinlemesine incelendiği bir değerlendirme sonucunda belirlenmesinin ihtilaflarda daha hakkaniyetli sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağı ortaya konulmaktadır.

Giriş

Türk Marka Hukukunda müktesep hak kavramı, oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olmakla beraber birçok tartışmalı konuyu da bünyesinde barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mevzuatta açık bir dayanağı bulunmayan bu kavrama ilişkin ilkeler özellikle Yargıtay kararları ile birlikte şekillenmiştir. Yargıtayın kararları ve uygulama incelendiğinde, Yargıtay tarafından belirlenen ilkelerin somut olaydaki durum ve markalar arasındaki karıştırılma ihtimali dikkate alınmadan katı bir şekilde yorumlandığı görülmektedir.

Bu durum neticesinde uygulamada Marka Hukuku ile bağdaşmayan sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim Yargıtayın kararları doğrultusunda marka sahiplerinin seri marka yaratma imkânları azalmakta, yıllardır birlikte var olmuş markalardan bir kısmı müktesep haktan yararlanabilirken bir kısmı ise yalnızca belirlenen sürenin geçmemiş olması nedeniyle müktesep hak kapsamına alınmamakta ve marka sahiplerinin ilgili ayırt edici ibare üzerinde kazanmış oldukları öncelik hakları göz ardı edilebilmektedir.

Öte yandan, müktesep hak kavramının dar yorumlanması ve katı bir şekilde uygulanması nedeniyle, aslında birlikte var olmalarının önü açılmış ve ilerleyen süreçte de birlikte var olabilecek markalar arasında kaçınılması güç ve uzun yıllar sürebilecek olan hukuki ihtilaflara da neden olunabilmektedir.

Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için, Yargıtay kararları ile ortaya çıkan müktesep hak kavramının, ihtilaflı konudaki olayın koşullarının, taraflar arasındaki menfaat dengesinin ve nihayetinde de markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin derinlemesine incelendiği, kapsayıcı bir değerlendirme ile somut ihtilafa uygulanmasının doğru olacağı düşünülmektedir.

I. Müktesep Hak Kavramı ve Uygulamadaki Sorunlar

Müktesep hak kavramına ilişkin bir tanıma ne mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (“556 sayılı KHK”) ne de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda (“SMK”) yer verilmiştir.

Bu kapsamda müktesep hak ile ilgili açık bir tanım yapılamasa da Yargıtay kararlarında müktesep hak kavramına yer verilmekte, müktesep hakkın hangi koşullarda uygulama alanı bulacağı da belirli kıstaslara bağlı olarak incelenmektedir[1].

Nitekim, Yargıtay bir kararında müktesep hak konusunu değerlendirirken, “Kazanılmış hak kavramına gelince, bu kavram ile; objektif ve genel hukuksal durumun bireysel bir işlemle kişi için özel bir hukuksal duruma dönüşmesi, hukuka aykırı işlemlerde ise, bunlardan bir süre yararlanılması suretiyle elde edilmiş bulunan hukuksal sonuçların korunmaya değer hale gelmiş olması yani üçüncü kişilerden bir şey isteyebilmek veya onları bir şey yapmak zorunda bırakmak biçiminde hak sahipliği kazanılması ve söz konusu hak karşılanmadıkça ya da boşluğu doldurulmadıkça tek taraflı bir idari işlem veya eylemle geri alınabilmesi mümkün olmayan bir hukuki olanak ve yetkinin doğmuş olması anlatılmak istenmektedir.” ifadelerine yer vermiştir.[2]

Müktesep hak kavramının, önceki tarihli marka tescil sahibinin tescilden kaynaklanan haklarının kullanılması noktasında getirilen az sayıdaki kısıtlamadan biri olduğu söylenebilecektir. Nitekim bilindiği üzere korumada öncelik ilkesi gereğince, bir markanın, bir mal veya hizmeti, tescili esnasında tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmesi şart koşulmak suretiyle, önceki marka diğerine tercih olunur[3].Ancak müktesep hak uygulamasında, önceki tarihli markasının devamı olarak bir marka başvurusu yapan marka sahibi, bazı hallerde yapılan itiraza karşı itiraz sahibinin markasından önceki tarihli markasının varlığını müktesep hak savunması olarak ileri sürebilmekte, bu halde yapmış olduğu yeni marka başvurusunun tescili engellenememektedir. Yani müktesep hak ilkesi gereğince, bazı istisnai durum ve koşullarda bir işletmeye ait önceki marka, bu işletmenin daha sonraki marka başvuruları için kazanılmış hak teşkil eder.[4]

Müktesep hakta dayanılan önceki tarihli uyuşmazlık dışı aynı veya benzer markanın davacının davaya konu markasından önceki tarihli olmasına gerek olmadığı da düşünüldüğünde söz konusu hak kısıtlamasının ne denli önemli olduğu açıktır.[5] Bu nedenle idari karar mercileri veya mahkemeler tarafından yapılacak olan müktesep hak incelemesinin oldukça dikkatli yapılması ve önceki tarihli marka sahibinin hakları yanında müktesep hakka sahip başvuru sahiplerinin haklarının da gözetilmesi gerekmektedir.

Müktesep hak kavramının anlaşılabilmesi için özellikle Yargıtay tarafından müktesep hakka ilişkin davalarda sıklıkla emsal olarak gösterilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin, 19.08.2008 tarihli 2007/7547 E. ve 2008/10251 K. sayılı “Ece Lady/Ece Toff” kararının incelenmesi yerinde olacaktır.

İlgili kararda davacı, 89/005711 sayılı "Ülker Ece", 96/015587 sayılı "Ece" ve 2001/10845 sayılı"Ülker Sürpriz Ece" markalarını gerekçe göstererek davalının 2000/28458 sayılı "Ece Toff” ve 2000/28457 sayılı "Ece Lady" markalarının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yargıtay kararda, davalının 94/000948 sayılı“Ece+Taç Şekli” markasının da sahibi olduğunun altını çizerek davalının 1978 -1994 tarihleri arasında tescilsiz ve 1994 tarihinden itibaren de tescilli olarak özgün biçimiyle uzun süredir kullandığı markasındaki "ECE" asli unsurunu herhangi bir değişikliğe uğratmaksızın ancak, yanına Lady ve Toff ibarelerini eklemek suretiyle yeniden tescil ettirdiği tespitinde bulunmuştur.

Dolayısıyla, somut uyuşmazlıkta her iki tarafın da Ece ibaresi üzerinde korunmaya değer üstün hakkı bulunduğuna ve önceki tarihli markalarının tescil veya kullanımıyla ilgili olarak dava tarihine kadar aralarında bir uyuşmazlık çıkmaması suretiyle söz konusu ibare üzerinde taraflar yararına müktesep hak gerçekleştiğini ifade etmiştir. Bu nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın temyiz eden davalı yararına bozulmasına karar verilmiştir.

İlk örneklerinden biri yukarıda anılan kararda görülen müktesep hak kavramına ilişkin ilkeler daha sonra Yargıtay kararları ile birlikte şekillenmiştir. Bu ilkeler kısaca; önceki tarihli marka ile sonraki tarihli markanın benzer olması ve benzer mal/hizmetleri kapsamaları, önceki tarihli markanın çekişme konusu olmaktan çıkmış olması (Yargıtay kararlarında beş yıllık tescil süresi aranmaktadır) olarak belirtilebilir.

Ancak Yargıtay tarafından belirlenen ilkelerin ihtilaf konusu somut olaydaki şartlar irdelenmeden ve katı bir şekilde uygulaması neticesinde uygulamada önemli sorunların ortaya çıktığı görülmektedir.

Örneğin bir kararında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davacı tarafından 01 ila 34. sınıflardaki malların tamamı üzerinde tescilli 97/008174 sayılımarkası gerekçe gösterilerek 29 ve 30. sınıflardaki mallar üzerinde tescil ettirilmek istenen itiraza konu 2006/06687 sayılımarka başvurusunun sadece “İpekyolu” kelimesinden oluştuğunu ve bir şekil unsuru barındırmaması sebebiyle davalıya ait önceki tarihli marka olan 2001/12676 sayılı yine 29 ve 30. sınıflardaki mallar için tescilli  “İpekyolu Baharatları” markası ile seri marka oluşturma kapsamında düşünülemeyeceğini belirtmiştir. Bu nedenle, önceki tarihli markanın davalı lehine müktesep hak oluşturmayacağına karar vermiştir. [6]

İlgili karar incelendiğinde Yargıtayın “önceki tarihli marka ile sonraki tarihli markanın benzer olması” gerektiği ilkesini değerlendirirken katı bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. Nitekim, değerlendirme sırasında 97/008174 sayılımarkası ile 2001/12676 sayılı“İpekyolu Baharatları” markalarının beş yılı aşkın süredir birbirlerinden tamamen farklı mal ve hizmetler için tescili olarak beraber var oldukları, birbirlerinden tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdikleri, ihtilafa konu markaların binlerce yıl öncesinden gelen ve hemen herkes tarafından bilinen/kullanılan “İpek Yolu” sözcüklerinden yaratılmış olduğu ve bu nedenle karıştırılma ihtimallerinin bulunmayabileceği hususları değerlendirme dışı bırakılmış, yalnızca 2001/12676 sayılı  markada yer alan “İPEKYOLU” ibaresinin şekil unsuruyla birlikte müktesep hak oluşturduğu ve bu nedenle, faaliyet gösterilmediği halde 01’den 34. sınıfa kadar tüm malları kapsayacak şekilde tescil ettirilmiş 97/008174 sayılımarkası sahibinin itirazı karşısında, faaliyet sahasına özgülenen 29 ve 30. sınıftaki mallar için tescil ettirilmek istenen 2006/06687 sayılımarkası için müktesep hak oluşturmayacağı yönünde katı kurallara bağlı bir karar vermiştir. Ancak bu durum aynı zamanda yıllardır kendi faaliyet sahasında İPEKYOLU ana unsurlu bir marka ile faaliyet gösteren davalının seri marka yaratma imkânlarını azaltmakta, sektörün getirdiği yenilikler neticesinde markasını/logosunu yenilemek/sadeleştirmek isteyen davalıyı, faaliyet sahasında dahi olmayan bir marka sahibinin itirazı nedeniyle zor durumda bırakmakta ve davalının ilgili ayırt edici ibare üzerinde (ilgili kararda “İPEKYOLU” ibaresi) kazanmış olduğu mevcut ve süregelen markasal haklarını gözardı etmektedir. Üstelik, ihtilafa konu markaların kökeni de binlerce yıl önceden beri Ümit Burnu keşfedilene kadar doğu ile batı arasında ana ticaret yolu olarak kullanılmış olan ve hemen herkes tarafından bilinen "İpek Yolu”dur.

Bu noktada uygulamadaki en önemli sorunlardan birisi de, mevcut örnek üzerinden devam edecek olursak, 26.06.2001 tescil tarihli ve 97/008174 sayılımarkasının sahibinin 2003 yılında aynı mal ve hizmetler için “İPEKYOL” ibaresini içeren bir marka başvurusu yaptığı varsayımda ortaya çıkacaktır. Nitekim, 2001/12676 sayılımarkanın sahibinin ilgili marka başvurusuna itiraz etmesi durumunda başvuruya itiraz eden marka sahibinin markası müktesep hakka dayanak markadan yeni bir koruma tarihine sahip durumdayken ve markası sahibi tarafından açılabilecek bir hükümsüzlük davası nedeniyle hükümsüzlük tehdidi altındayken, sırf müktesep hak talep edilen markanın beş yıllık tescil süresi tamamlanmadığı için yeni yapılan “İPEKYOL” marka başvurusu önceki tarihli neredeyse aynı markadan kaynaklanması gereken müktesep hak kalkanı ile korunamayacak ve itirazın kabul edilmesi halinde ise hakkaniyetsiz bir durum oluşacaktır.

Bu olay örgüsü incelendiğinde, 97/008174 sayılımarkasının sahibinin markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığını düşünerek itiraza gerekçe 2001/12676 sayılımarkanın tesciline ses çıkarmadığı, markaların birlikte var olduğu görülecektir. Buna karşın, aradan zaman geçtikten sonra hakkında hükümsüzlük davası açılabilecek 2001/12676 sayılımarkaya dayanılarak yapılan itiraz söz konusu olduğunda ise 97/008174 sayılımarkasının sahibi önceki tarihli markası sebebiyle müktesep hak ileri sürememekte, bu durum da uygulamada haksız ve hakkaniyete aykırı durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, önceki tarihli marka sahibi zamanında itiraza gerekçe markaya itiraz etmediği için bir nevi cezalandırılmakta ve sonraki marka ile bir arada var olmayı tercih etmişken dava açmak zorunda bırakılabilmektedir. Açılacak bir hükümsüzlük davası marka sahipleri arasında uzun yıllar sürecek olan hukuki ihtilaflara yol açabilmekte, ya da dava açılması tercih edilmezse sonraki marka sahibinin eli olası bir sulh anlaşmasında güçlendirilmektedir.

Bir başka Yargıtay kararına konu olayda ise, davacı 2002/26752 sayılıve 2012/17832 sayılımarkalarının dava konusu 2015/61099 sayılımarka başvurusu açısından kazanılmış hak oluşturduğunu iddia etmiş ve davalının itirazı üzerine davalıya ait 88/106686 sayılı  “Değirmen Unlu Gıda Maddeleri. TM.” ve 99/013928 sayılımarkaları gerekçe gösterilerek reddedilenmarka başvurusunun reddine dair kararın iptalini ve marka başvurusunun tescilini talep etmiştir. Ancak Yargıtay, davacının önceki tarihli markalarının esas unsur bakımından dava konusu başvurudan farklı olduğu gerekçesiyle davacıya kazanılmış hak sağlamayacağına hükmetmiş ve davacının temyiz talebini reddetmiştir.[7]

İlgili karar incelendiğinde Yargıtayın burada da “önceki tarihli marka ile sonraki tarihli markanın benzer olması” gerektiği ilkesini değerlendirirken katı bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. Nitekim, değerlendirme sırasında markaların uzun yıllardır beraber var oldukları, “Değirmen” ibaresinin ve “” şeklinin tescil edilmiş olduğu mal ve hizmetler açısından ayırt ediciliğinin düşük olduğu hususları değerlendirme dışı bırakılmış, UNEX DEĞİRMEN” ibaresine bir değirmen şekli eklenmesi sonucu oluşturulan 2015/61099 sayılımarka başvurusunun, davacınınmarkasından kaynaklanan müktesep hakkı kapsamında korunmayacağı yönünde bir karar verilmiştir.

Aşağıda sırasıyla Yargıtay ve Avrupa Birliği uygulamalarında müktesep hak kavramını ayrıntılı olarak inceleyecek daha sonra da yukarda belirtilen türde hakkaniyete uygun olmayan sonuçların doğmasının önüne geçebilecek çözüm önerilerimizi açıklayacağız.

II. Yargıtay Uygulaması

Yargıtayın istikrarlı uygulaması sonucunda içtihat olarak yerleşen ilkeleri daha detaylı olarak incelemek gerekirse, müktesep hakkın uygulama alanı bulması için;

• Önceki tarihli marka ile sonraki tarihli markaların benzer olması,
• Markaların kapsadıkları mal/hizmet sınıflarının aynı olması ve
• Önceki tarihli markanın çekişme konusu olmaktan çıkmış olması

ilkelerinin kümülatif olarak sağlanması gerekir.

A) Markaların Benzerliği

Yargıtay tarafından müktesep hak uygulamasında aranan en önemli ilkelerden birisi yeni marka başvurusunun önceki tarihli markanın asli unsurunun korunarak yapılmış olmasıdır. Bu kapsamda müktesep hak teşkil eden markaya dayalı olarak yapılan başvurunun, müktesep hak teşkil eden markanın asli unsuru muhafaza edilerek, işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle oluşturulması aranmaktadır.[8]

Yargıtay, konuya ilişkin bir kararında hem davacının "FORM+” unsurlu marka başvurusunun hem de davacıya ait önceki markaların ayırt edici unsurunun "Form" ibaresi olduğunu vurgulamış ve önceki markaların davacı taraf için müktesep hak teşkil ettiği hususunun göz önüne alınması gerektiğini belirterek aksi yöndeki Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozmuştur.[9]

Marka benzerliğinin incelenmesi konusunda değinilmesi gereken bir diğer önemli nokta da Yargıtayın söz konusu benzerlik incelemesi kapsamında “seri marka” değerlendirmesi yapıyor olmasıdır.

Yargıtay kararlarında seri marka; bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletmeyle bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajıyla sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markalar olarak tanımlanmaktadır.[10]

Bu kapsamda, müktesep hak için yapılan Yargıtay incelemesinde, seri marka oluşturma amacı aranmakta ve seri marka oluşturmaktan uzaklaşarak başka bir markanın ayırt ediciliğinden haksız şekilde yararlanma amacı güden marka başvurularının da müktesep haktan yararlanamayacağı belirtilmektedir.[11]

Yargıtay, şekil unsuru içeren markalar söz konusu olduğunda ise müktesep hakkın şekil unsuru ile birlikte doğduğunu belirtmekte ve marka başvurusunun müktesep hak korumasından yararlanabilmesi için şekil unsurunun korunması gerektiği yönünde kararlar vermektedir.

Nitekim yukarıda da anılan 2017/1729 esas sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, 97/008174 sayılımarkası gerekçe gösterilerek itiraz edilen 2006/06687 sayılımarka başvurusunun, müktesep hakka dayanak olarak gösterilen 2001/12676 sayılımarkada yer alan şekil unsurunu içermemesi ve sadece “İpekyolu” kelimesinden oluşması sebebiyle davalının önceki tarihli markası ile seri marka olarak değerlendirilemeyeceğine ve müktesep hak oluşmayacağına karar verilmiştir.

B) Kapsadıkları Mal/Hizmet Sınıflarının Aynı Olması

Yargıtayın müktesep hak incelemesinde değerlendirdiği bir diğer husus sonraki tarihli marka başvurusu ile önceki tarihli marka başvurusunun kapsamındaki mal ve hizmet sınıflarının aynı olup olmadığıdır. Nitekim markanın asli unsuru üzerindeki müktesep hakkının ancak ve ancak müktesep hak teşkil eden markanın tescilli olduğu mal ve hizmet sınıfları nezdinde olduğu kabul edilmektedir.

Bu kapsamda marka başvurusunun, müktesep hak teşkil eden markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı veya aynı tür malları/hizmetleri içermesi ve müktesep hak teşkil eden markanın kapsamını genişletme yoluna gitmemesi gerekir.[12]

Nitekim Yargıtay; Bölge Adliye Mahkemesinin, önceki tarihli markaların farklı sınıflarda yer alan mal ve hizmetleri kapsamakta olması nedeniyle “tescile dayalı müktesep hak iddiasının kabulü için gereken sonraki başvurunun emtia listesinin genişletilmesi yoluna gidilmemesi şartının” sağlanmadığı gerekçesiyle vermiş olduğu istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararı onamıştır.[13]

Benzer şekilde Yargıtay bir başka kararında da, Bölge Adliye Mahkemesinin, davacının 35. sınıfta tescili bulunmayan önceki tarihli markasının, hükümsüzlük iddiasının yöneltildiği sonraki tarihli 35. sınıfta tescilli markaları yönünden kazanılmış hak teşkil etmeyeceğine ilişkin kararını onamıştır.[14]

C) Müktesep Hak Teşkil Eden Markanın Çekişme Konusu Olmaktan Çıkmış Olması

Müktesep hak incelemesinde Yargıtayın belirlediği bir diğer ilke de müktesep hak teşkil ettiği iddia edilen markanın çekişme konusu olmaktan çıkmış olmasıdır. Bu kapsamda, müktesep hak teşkil eden markanın tescilli olarak uzun süre kullanılması, bir başka deyişle kullanım ve tescilinin taraflar arasında artık çekişme konusu olmaktan çıkmış olması, kabullenilmesi gerekmektedir.[15]

Markanın çekişme konusu olmaktan çıkması meselesinde üzerinde durulması gereken konu marka hükümsüzlüğü ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı hususudur.

Nitekim Yargıtay da pek çok incelemesinde müktesep hak teşkil ettiği iddia edilen markanın hükümsüzlük tehdidi altında olmaması gerektiği yönünde istikrarlı kararlar vermiştir. Bu kararlardan birinde “söz konusu haktan yararlanılabilmesi için önceki markanın hükümsüzlük tehdidi altında bulunmaması ve markanın söz konusu mal ve hizmetlerde kullanılıyor olması, ayrıca, yeni marka başvurusu ile başkaları adına tescilli markalara da yanaşılmaması gerekmektedir.” denilerek hükümsüzlük tehdidinin bulunmaması gerektiği hususunun önemine vurgu yapılmıştır.[16]

Marka hükümsüzlüğü, markanın tescili sırasında var olan mutlak veya nispi ret nedenlerine rağmen bir şekilde tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlük davası açılarak mahkeme tarafından verilecek karar ile marka sahibinin marka üzerindeki hakkının sona ermesi olarak tanımlanabilir. Nitekim Yargıtay birçok kararında marka sahibinin önceki tarihli markasının tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmediği için müktesep hak teşkil edemeyeceğine hükmetmiştir.[17]

Nitekim, Yargıtay bir kararında Ankara Bölge İdare Mahkemesinin “davacının “enerya aksaray” ibareli başvurusu ile davalı şirketin “enera” ibareli markaları arasında 556 s. KHK’nin 8/1-b anlamında iltibas bulunduğu, davacının 2013/90462 sayılı ENERYA markasının taraflar arasında çekişme konusu olması nedeniyle davacıya müktesep hak sağlamayacağı” gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine karar verdiği kararı onamıştır.[18]

Benzer şekilde, Yargıtay bir başka kararında “işbu davanın konusu başvuru yönünden, henüz çekişme konusu olmaktan çıkmadığından, anılan markaların davacı yararına kazanılmış hak yaratmasının mümkün olmadığı” gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını kaldıran Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararını onamıştır.[19]

III. Avrupa Birliği Uygulamasında Müktesep Hak

Makalemizde değindiğimiz hususlar açısından ülkemizle oldukça benzer bir marka tescil ve koruma sistemine sahip Avrupa Birliği sistemi ile Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesinin müktesep hak uygulamasının değerlendirilmesi de önemlidir.

ABAD, müktesep hak konusunda özellikle 11/05/2005 tarihli ve T-31/03 sayılı “Grupo Sada” kararı çerçevesinde belirli ilkelere değinmiş ve bu ilkelere uyulması halinde marka başvurusunun müktesep haktan yararlanabileceği yönünde karar vermiştir.

İlgili kararda başvuru sahibi 1996 yılındamarkasının 29, 31 ve 35. sınıflarda tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru sahibinin 29. sınıftaki mallar üzerinde 1991 yılında tescil edilmiş “Sada Sociedad Anonima para la Distribucion Alimentaria” ve 1994 yılında tescil edilmiş “La Despensa de Sada” kelime markaları da bulunmaktadır. İtiraz sahibi marka başvurusuna, 29. sınıfta tescil edilmiş olanmarkasını gerekçe göstererek itiraz etmiştir. Başvuru sahibi savunmasında diğer iddialarının yanı sıra “SADA” kelimesini içeren markalara üzerindeki müktesep hak iddiasına da dayanmış ve söz konusumarkasını da bu markaların seri markası olarak tescil ettirmek istediğini savunmuştur. ABAD ise kararında müktesep hak iddiasında bulunan başvuru sahibinin ancak itiraza gerekçe markalar ile kendi markalarının piyasada daha önce birlikte var olduğunu ve halk arasında markaların karıştırılmadığını ispat ederek müktesep hak savunmasından yararlanabileceğine hükmetmiş ve önceki tarihli kelime markalarının inceleme konusu başvuruyu oluşturanmarkasından farklı olduğu ve davaya konu markanın kullanımını gösteren kanıtların markanın itiraza konu marka ile aynı pazarda varlığını gösterir/kanıtlar nitelikte olmadığını tespit etmiştir. Bu kapsamda önceki tarihli kelime markalarının sonraki tarihli marka başvurusu için müktesep hak oluşturmayacağına karar verilmiştir.

ABAD’ın konuya yaklaşımını ortaya koyan daha yakın tarihli bir diğer kararı 20/05/2014 tarihli T-247/12 sayılı “Aris” kararıdır. İlgili kararda başvuru sahibi 2008 yılındamarkasının 36. sınıfta tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru sahibinin 2005 yılında tescil edilmiş “ARIS” kelime markası da bulunmaktadır. İtiraz sahibimarka başvurusuna, 2000 yılında 36. sınıfta tescil edilmiş olanmarkasını gerekçe göstererek itiraz etmiştir. Başvuru sahibi savunmasında diğer iddialarının yanı sıra 2005 yılında tescil edilmiş “ARIS” kelime markası üzerindeki müktesep hak iddiasına da dayanmıştır. Genel Mahkeme kararında önceki tarihli “Aris” kelime markasının inceleme konusu başvuruyu oluşturanmarkasından farklı olduğu ve davaya konu markanın kullanımını gösteren kanıtların markanın Avrupa Birliği piyasasında varlığını ve kamunun ilgili kesiminin piyasada markalarla karşılaştığını, dolayısıyla her iki markanın da bir arada var olduğunu gösterir nitelikte olmadığını tespit etmiştir. Bu kapsamda önceki tarihli “Aris” markasının sonraki tarihlimarka başvurusu için müktesep hak oluşturmayacağına karar verilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıdaki kararlar kapsamında ABAD tarafından belirlenen ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

• Marka başvurusu ile müktesep hak teşkil ettiği iddia edilen marka aynı veya aynı esaslı unsura sahip olmalıdır. Bu durum beraberinde söz konusu markaların aynı veya nitelikleri itibariyle benzer mal ve hizmet sınıflarını içermelerini de gerektirmektedir.
• Marka başvurusunun sahibi tarafından yapılan müktesep hak iddiasının başarılı olabilmesi için, daha önceden tescil edilmiş olan ve müktesep hak teşkil ettiği iddia edilen marka ile itiraza gerekçe gösterilen markanın piyasada daha önceden birlikte var olduklarının ve müktesep hakka gerekçe marka ile itiraza gerekçe markaların halk arasında karıştırılmadıklarının ispatlanması gerekmektedir. Burada belirtilen ispat yükü müktesep hak iddiasında bulunan taraf, yani başvuru sahibinin, üzerindedir.

Bu kapsamda ABAD’ın da Yargıtay uygulaması ile benzer şekilde müktesep hak iddiasına temel olan marka ile sonraki markanın aynı ya da esasen benzer olmalarını ve benzer mal ve hizmet sınıflarını kapsamalarını müktesep hak iddiası için bir koşul olarak aradığı görülmektedir. Nitekim markaların farklı kelime ve figüratif unsurları içermesi veya farklı sınıfları kapsaması durumunda ABAD’ın müktesep hakkın oluşmayacağına yönelik istikrarlı bir tutumunun olduğu söylenebilir.

Öte yandan ABAD müktesep hak incelemesi esnasında fiili olarak markaların karıştırılıp karıştırılmadıkları hususunu da gözetmektedir. Nitekim, bu kapsamda müktesep hakka gerekçe marka ile itiraza gerekçe markanın aynı piyasada var olup var olmadığı sorgulanmakta ve markaların daha önce bir arada var oldukları dönemde karıştırılıp karıştırılmadıkları noktasında başvuru sahibi tarafından sunulan deliller de göz önüne alınarak kapsamlı bir değerlendirme de yapılmaktadır. Bu kapsamda ABAD’ın bu yönüyle Yargıtayın uygulamasından ayrıldığı söylenebilecektir.

IV. Türk Hukukunda Müktesep Hak Uygulamasındaki Mevcut Sorunlara Çözüm Önerisi

Türk Marka Hukukunda müktesep hak uygulaması Yargıtayın zaman içerisinde belirlediği ilkeler çerçevesinde oluşmuştur. Yargıtayın müktesep hak ile ilgili olarak belirlediği ilkeler oldukça yerinde olup uygulamada da kolayca benimsenmiştir. Öte yandan, Türk Hukukundaki bu yaklaşım zaman içinde bazı noktalarda yetersiz kalmış ve günümüzde de devam eden ve yukarıda değinilen sorunların oluşmasına neden olmuştur.

Nitekim daha önce de belirtildiği üzere, Yargıtayın kararları doğrultusunda marka sahiplerinin seri marka yaratma imkânları azalmakta, yıllardır birlikte var olmuş markalardan bir kısmı müktesep haktan yararlanabilirken bir kısmı ise yalnızca belirlenen sürenin geçmemiş olması nedeniyle müktesep hak kapsamına alınmamakta ve marka sahiplerinin ilgili ayırt edici ibare üzerinde kazanmış oldukları mevcut markasal haklar göz ardı edilmektedir.

Bu kapsamda seri markalar açısından markaların ana unsurlarının korunmasının en önemli nokta olduğu kabul edilip müktesep hak iddia edilen marka ile sonraki marka başvurusunun esas unsurları arasındaki benzerliğin dikkate alınması ve seri marka kavramının dar kalıplara sokulmaması, yukarıda belirtilen sorunun aşılması için önemli olacaktır.

Öte yandan, müktesep hak kavramıyla ilgili en temel sorunlardan biri ise, yukarıda yapmış olduğumuz varsayımı hatırlayacak olursak, 26.06.2001 tescil tarihli ve 97/008174 sayılı  markasının sahibinin 2003 yılında aynı mal ve hizmetler için “İPEKYOL” ibaresini içeren bir marka başvurusu yaptığı ve 2001/12676 sayılı  markanın sahibinin bu marka başvurusuna itiraz ettiği varsayımında ortaya çıkacaktır. Nitekim böylesi bir durumda itiraz sahibi marka sahibinin markası müktesep hakka dayanak markadan sonraki tarihli olmasına rağmen ve henüz müktesep hak iddiasında bulunan tarafça açılabilecek bir dava nedeniyle hükümsüzlük tehdidi altındayken, müktesep hak iddiasında bulunan tarafın sonraki tarihli marka başvurusuna yaptığı bir itirazın kabul edilmesi hakkaniyetsiz bir durum oluşturacaktır.

Oysaki zaten yıllardır piyasada bir arada var olmuş markalar arasında fiiliyatta bir karıştırılma ihtimali olup olmadığı, beş yıllık bir süreye de bağlı kalınmadan, rahatlıkla değerlendirilip bu değerlendirmeye göre daha geniş bir müktesep hak değerlendirmesinin yapılması mümkündür.

Nitekim, Yargıtayın yaklaşımından farklı olarak Avrupa Birliği hukukunda müktesep hak oluşturduğu iddia edilen markanın kullanılıp kullanılmadığının ve bu kullanım nedeniyle piyasada markaların karıştırılıp karıştırılmadığı hususlarının dikkatle ele alındığı görülmektedir.

Bu kapsamda, kanaatimizce, markanın müktesep hak teşkil edip etmediği somut olayın şartları göz önünde tutularak, özellikle iki taraf arasındaki menfaat dengesi ve nihayetinde markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin derinlemesine incelendiği, kapsayıcı bir müktesep hak incelemesi sonucunda belirlenmelidir.

Böylece müktesep hakkın en başta uygulanma sebebi olan tescilli markanın zamanla yenilenip çoğaltılması, değişikliklere uygun biçimde sürekliliğinin sağlanması ve itirazlara karşı önceki markasının asli unsuru üzerindeki tescilini ileri sürebilme amaçlarına daha uygun bir uygulama benimsenmiş, olası hak kayıpları ise en aza indirilmiş olacaktır.

Kaynakça

• Eyigün, Ece. “Marka Hakkının Sınırları.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, 2019.
• Suluk, Cahit, Rauf Karasu ve Temel Nal. Fikri Mülkiyet Hukuku. 1. Baskı, Ankara: Seçkin Kitabevi, 2017.

[1] Yargıtay 11. HD, E. 2007/7547, K. 2008/10251, 19.09.2008; Yargıtay 11. HD, E. 2015/15608, K. 2017/2544, 02.05.2017.

[2] Yargıtay 11. HD, E. 2007/7547, K. 2008/10251 ve T. 19.09.2008.

[3] Yargıtay HGK, E. 2014/11-109, K. 2016/282, 09.03.2016.

[4] Cahit Suluk, Rauf Karasu ve Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 1. Baskı (Ankara: Seçkin Kitabevi, 2017), 215.

[5] Ece Eyigün, “Marka Hakkının Sınırları,” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, 2019), 40.

[6] Yargıtay HGK, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186, 14.06.2017.

[7] Yargıtay 11. HD, E. 2019/3572, K. 2020/2364, 04.03.2020.

[8] Yargıtay HGK, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186, 14.06.2017.

[9] Yargıtay 11. HD, E. 2018/689, K. 2019/3082, 17.04.2019.

[10] Yargıtay HGK, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186, 14.06.2017.

[11] Suluk, Karasu ve Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 220.

[12] Bu yöndeki kararlar için: Yargıtay HGK, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186, 14.06.2017; Yargıtay 11. HD, E. 2016/9248, K. 2018/2132, 20.03.2018; Yargıtay 11. HD, E. 2018/689, K. 2019/3082, 17.04.2019.

[13] Yargıtay 11. HD, E. 2018/5839, K. 2019/6918, 06.11.2019.

[14] Yargıtay 11. HD, E. 2020/8016, K. 2022/3994, 24.05.2022.

[15] Yargıtay 11. HD, E. 2015/12678, K. 2017/729, 13.02.2017.

[16] Yargıtay 11.  HD, E. 2018/5853, K. 2019/6499, 21.10.2019.

[17] Bu yöndeki kararlar için: Yargıtay 11. HD,  E. 2020/1744, K. 2021/2028, 04.03.2021; Yargıtay 11. HD, E. 2020/1296, K. 2021/3660, 14.04.2021; Yargıtay 11. HD,  E. 2020/1458, K. 2021/976. 08.02.2021; Yargıtay 11. HD,  E. 2020/502, K. 2020/4992, 12.11.2020.

[18] Yargıtay 11. HD, E. 2019/4010, K. 2020/2437, 05.03.2020.

[19] Yargıtay 11. HD, E. 2019/4684, K. 2020/2674, 08.06.2020.

*** Yazarlar katkılarından dolayı Stajyer Avukat Bilge Ayperi Kemer'e teşekkür ederler.

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi bu içeriği 31.05.2023 tarihinde yayınlamıştır.

Bu yazının özgün versiyonuna bu link aracılığıyla erişebilirsiniz.

Tagged with: Gün + Partners, Uğur Aktekin, Utku Süngü, Intellectual Property