Tanınmış Türk Markalarının Avrupa’da Korunması: Kötü Niyet İncelemesi

21 Şubat 2024 tarihinde, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), yalnızca Türkiye'de tescilli olan tanınmış bir markaya benzerliği nedeniyle "hepsiburada" markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil edilmesini kötü niyetli bulmuştur (“Karar”).
Davanın Konusu
6 Kasım 2019 tarihinde, Türkiye'de faaliyet gösteren D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ ("Müdahil"), Hollanda'da faaliyet gösteren Dendiki BV ("Başvuru Sahibi") tarafından 2017 yılında tescil edilen "hepsiburada" markasının hükümsüzlüğünün tespiti için EUIPO'ya başvuruda bulunmuştur.
Müdahil'in başvurusu, Başvuru Sahibi'nin (daha doğru bir ifadeyle, halefinin) marka başvurusunu kötü niyetli bir şekilde yaptığı ve bu nedenle "hepsiburada" markasının geçersiz ilan edilmesi gerektiği gerekçesine dayanmaktadır.
EUIPO İptal Dairesi ve Temyiz Kurulu'nun kararlarını takiben, dava Genel Mahkeme'ye taşınmış ve Genel Mahkeme, o tarihte yürürlükte olan 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'nün ("207/2009 sayılı Tüzük") kötü niyetli başvuru sahibi tarafından yapılan tescil başvurularının hükümsüzlüğünü öngören 52/1-b maddesine dayanarak davaya ilişkin somut olayları değerlendirmiştir.
Kötü Niyetin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler
Genel Mahkeme, değerlendirmesinde 12 Eylül 2019 tarihli Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO kararına atıfta bulunarak, kötü niyete dayalı mutlak hükümsüzlük gerekçesinin başvuru sahibinin tescili yapma amacına göre belirlendiğini ifade etmiştir. Buna göre, bir başvuru sahibinin "dürüstlüğe aykırı olacak şekilde üçüncü kişilerin çıkarlarını zedeleme niyeti" varsa ve bu durum yetkili bir makam tarafından davayla ilgili bütün olgular dikkate alınarak objektif olarak tespit edilirse, başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği değerlendirilecek ve marka tescili geçersiz kabul edilecektir.
Genel Mahkeme kararında, başvuru sahibinin gerçekten kötü niyetle hareket edip etmediğini analiz ederken dikkate alınması gereken faktörler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

• Başvuru sahibinin, üçüncü bir kişinin en az bir Üye Devlette, tescili istenen işaret ile karıştırılma ihtimali olan, aynı veya benzer bir mal veya hizmet için, aynı veya benzer bir markayı kullandığını bilip bilmediği veya bilmesi gerekip gerekmediği,

• Başvuru sahibinin, üçüncü tarafın bu tür bir markayı kullanmaya devam etmesini veya pazarlamasını engelleme niyeti,

• Söz konusu markanın yasal koruma derecesi,

• Tartışmalı markanın kökeni ve oluşturulduğu tarihten bu yana kullanım şekli,

• İşaretin Avrupa Birliği markası olarak tescili için başvuruda bulunmanın ticari mantığı

• Başvuruya ilişkin olayların kronolojisi.

Her ne kadar aksi ispat edilinceye kadar marka başvurusu yapan kişinin iyi niyetli olduğu karinesi mevcutsa da Karar’da ayrıca, marka sahibinin, tescil başvurusunda bulunduğu sıradaki amacı ve ticari mantığı ile niyetine ilişkin makul açıklamalar sunması ve diğer objektif koşulların var olsa dahi bu niyetlerin meşru olduğuna ikna edebilecek kanıtlar sunması gerektiği belirtilmiştir.
Somut olayda, Genel Mahkeme başvurucu tarafından ileri sürülen aşağıdaki argümanları detaylıca incelemiştir:
Markanın Korunması
Başvuru Sahibi, Müdahil'in "hepsiburada" markasının Avrupa Birliği'nde tescil edilmemiş olması ve ayırt edici nitelikten yoksun olması nedeniyle düşük seviyede yasal korumaya sahip olduğunu iddia etmiştir.
Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirirken, Müdahil'in Türkiye’de tescilli olan önceki tarihli markalarının ve bu markaların Avrupa Birliği içerisinde kullanımının kötü niyet değerlendirmesi ile ilgili olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca Genel Mahkeme, ilgili hükmün amacının kamu menfaatinin korunması olduğunu belirterek, mutlak kötü niyet iddiasına sadece önceki hak sahipleri tarafından değil, herhangi bir kişi tarafından dayanılabileceğinin üstünde durmuştur.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, Müdahil'in markasının Türkiye'deki itibarının, kötü niyet değerlendirilirken dikkate alınması gereken kilit unsurlardan biri olduğunu tespit etmiş ve Avrupa Birliği'nde böyle bir itibarının bulunmamasının ve iddia edilen ayırt edicilik noksanlığının somut olay açısından önemli olmadığını belirtmiştir.
Mal ve Hizmetlerin Aynılığı/Benzerliği
Başvuru Sahibi, Müdahil'in markasının sadece 35, 38 ve 42. sınıflardaki hizmetler için tescilli olduğunu; oysa kendi ihtilaflı markasının 21. sınıftaki mallar için tescilli olduğunu ve bu nedenle markalar arasında mal ve hizmet aynılığı veya benzerliği bulunmadığını iddia etmiştir.
Genel Mahkeme, mal ve hizmetlerin aynılığının veya benzerliğinin kötü niyeti belirlemek için yeterli olmadığını ve başka faktörlerin de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak bu argümanı reddetmiştir.
Markanın Kullanımından Haberdar Olma
Başvuru Sahibi, Müdahil'in Avrupa Birliği'nde tescilli markası bulunmadığından ve Avrupa piyasasında aktif olmadığından, Müdahil'in Türkiye’de tescilli "hepsiburada" markasını bilmediğini veya bilmesi gerekmediğini iddia etmiştir. Başvuru Sahibi ayrıca, Müdahil ile hiçbir ticari ilişkisi veya bağlantısı olmadığının altını çizmiştir.
Temyiz Kurulu'nun, Başvuru Sahibi’nin Türkiye ile ve Türk e-ticaret sektörü ile doğrudan bir bağlantısının bulunduğu, Müdahil'in önceki tarihli markasının Türkiye'de tanınmış olduğu ve Müdahil’in platformunun Türkiye'deki ana e-ticaret tedarikçilerinden biri olduğuna dair bulgularını takiben Genel Mahkeme, Başvuru Sahibi’nin 2017'deki marka tescil başvurusu sırasında Türkiye'deki "hepsiburada" markasının kullanımından haberdar olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca Genel Mahkeme, Başvuru Sahibi’nin Müdahil ile bir bağlantısının veya ilişkinin bulunmamasının, Başvuru Sahibi’nin markanın kullanımından habersiz olduğu anlamına gelmeyeceğine hükmetmiştir.
Başvuru Sahibinin Niyeti
Başvuru Sahibi, tescil başvurusu yapıldığı sırada, hepsiburada ifadesine ilişkin yapılan kapsamlı araştırmada Avrupa Birliği'nde aynı veya benzer bir marka veya ticaret unvanına rastlanmadığını, ihtilaflı marka tescilinin ardındaki niyetin ticari amaç olduğunu ve meşru iş stratejilerine uygun olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, Başvuru Sahibi, Müdahil'in Türkiye’de tescilli olan markalarının itibarından ve tanınmışlığından faydalanma niyetine dair kanıt bulunmadığından iyi niyet karinesinin uygulanması gerektiğini ve Müdahil'in markalarını Avrupa Birliği'nde tescil ettirmemesinin sonuçlarına katlanması gerektiğini savunmuştur.
Öte yandan, Başvuru Sahibi’nin tescil başvurusuna ilişkin makul bir açıklama ve meşru niyete ilişkin bir bilgi ileri süremediğinin altını çizen Genel Mahkeme, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak, Başvuru Sahibi’nin markayı ticaret sırasında dürüst bir şekilde kullanma niyetinde olmadığını belirtmiştir:

• Başvuru Sahibi’nin markası, Müdahil'in Türkiye’de tescilli olan önceki tarihli markalarıyla aynı veya çok benzerdir,

• Başvuru Sahibi’nin 'www.hepsiburada.life' alan adlı internet sitesi "Müdahil'in 'www.hepsiburada.com' internet sitesinin Avrupa şubesi" olarak sunulmuştur,

• Başvuru Sahibi, ihtilaflı markanın, iş stratejilerinin ticari kökeninin bir göstergesi olarak kullanıldığını kanıtlayamamıştır,

• Başvuru Sahibi, üçüncü kişilerin Türkçe web sitelerine karşılık gelen başka AB marka başvuruları da yapmıştır.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme, Başvuru Sahibi’nin ihtilaflı markanın başvurusu sırasında kötü niyetle hareket ettiğine hükmetmiştir.